Update Markenrecht – Zur MSchG-Novelle 2017

Der Gesetzgeber hat mit der Markenschutzgesetznovelle 2017 den ersten Schritt zur Umsetzung der MarkenRL 2015 gesetzt. Ziel dieser Richtlinie ist es, die nationalen Markengesetze der EU-Staaten weiter anzugleichen (eine erste Angleichung erfolgte bereits im Rahmen der RL 89/104/EWG und 2008/95/EG). Die meisten Änderungen sind bereits mit 1.9.2017 in Kraft getreten. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die erfolgten Neuerungen:

Umstellung der Berechnung der zehnjährigen Schutzdauer

Die für Markeninhaber wesentlichste Änderung betrifft die Umstellung der Berechnung der Schutzdauer. Die zehnjährige Schutzdauer wurde bisher vom Ende des Monats an gerechnet, in dem die Marke registriert wurde (System alt). Nach dem neuen System, welches mit 1.9.2018 in Kraft tritt, beträgt die Schutzdauer 10 Jahre ab dem Tag der Anmeldung einer Marke (§ 19 MSchG).

Alle derzeit registrierten (sowie bis zum 1.9.2018 angemeldeten) Marken werden im Zuge der ersten nach dem 30.8.2018 erfolgenden Verlängerung in das „System neu“ überführt. Je nachdem, wie lange der seinerzeitige Zeitraum zwischen Anmeldung und Registrierung gedauert hat, kann es hier zu einer einmaligen Verkürzung der Schutzdauer kommen. Das Gesetz sieht für eine Verkürzung des Schutzdauerzeitraumes von über einem Jahr eine Vergünstigung (abhängig von der Verkürzung 10% – 90%) hinsichtlich der Erneuerungsgebühr vor (§ 77d MSchG).

Änderungen der Anmelde- und Erneuerungsgebühren (§§ 22, 24 PAG)

Bei Anmeldegebühren wird nun zwischen „Papieranmeldung“ und „Onlineanmeldung“ unterschieden, wobei es einen 20€-Online-Bonus gibt. Die Gebühr für eine Einzelmarkenanmeldung (bis zu 3 Klassen – bisher € 372,-) beträgt online € 284,- und in Papierform € 304,-. Sämtliche von unserer Kanzlei durchgeführten Markenanmeldungen werden ohnehin online vorgenommen.

Die bisherige eher komplizierte Staffelung der Erneuerungsgebühr wird wieder abgeschafft. Ab 1.9.2018 beträgt die amtliche Erneuerungsgebühr bei rechtzeitiger Zahlung stets € 700,- pro Marke.

Optionale Ähnlichkeitsrecherche (§ 21 MSchG)

Bisher war das ÖPA dazu verpflichtet im Zuge des Anmeldeverfahrens eine Ähnlichkeitsrecherche für den Anmelder durchzuführen. Nunmehr wird zur Beschleunigung des Anmeldeverfahrens eine Ähnlichkeitsrecherche nur mehr auf Antrag des Anmelders gegen gesonderte Gebühr von € 40,- durchgeführt, was unter anderem auch zur zuvor genannten Reduktion der Anmeldegebühr geführt hat. Wir empfehlen jedenfalls bereits vor einer Markenanmeldung eine Ähnlichkeitsrecherche betreffend eingetragener konfliktträchtiger Marken durchzuführen.

Einführung einer Gewährleistungsmarke (§ 63a MSchG)

Der Gesetzgeber hat (unter anderem auch als Folge der Aufhebung der Gütezeichenverordnung per 31.12.2009 von der Option der Einführung einer Gewährleistungsmarke Gebrauch gemacht. Dadurch wurde eine neue Markenart (ähnlich der bereits bestehenden Verbandsmarken) geschaffen, bei der nicht die Herkunftsfunktion sondern die Qualitäts- und Garantiefunktion im Vordergrund steht. Im Wesentlichen werden hiermit der Schutz und die Überprüfung von und für Gütesiegel gesichert.

Der Inhaber einer solchen Marke darf selbst kein wirtschaftliches Interesse am Erfolg der Produkte haben. In einer öffentlich einsehbaren „Markensatzung“ muss bekannt gegeben werden, unter welchen Bedingungen die Gewährleistungsmarke vergeben wird und für welche Eigenschaften Gewähr geleistet wird. Weiters muss eine ausreichende Überwachung der festgelegten Bedingungen bestehen.

Einführung einer Teilungserklärung (§§ 23a MSchG)

Durch eine Teilungserklärung kann der Inhaber seine Markenanmeldung oder Registrierung gegen eine Gebühr von derzeit € 200,- hinsichtlich bestimmter Waren- und Dienstleistungen teilen, wobei sich die verbleibenden Waren- und Dienstleistungen mit jenen der Teilung nicht überschneiden dürfen. Eine spätere Zusammenführung der geteilten Marken ist nicht möglich.

Die Teilungserklärung bietet eine gute Option, um etwa im Anmeldeverfahren einer Beanstandung des Markenreferenten hinsichtlich bestimmter Waren- oder Dienstleistungen zu begegnen. Für den unbeanstandeten Teil der Waren- oder Dienstleistungen könnte eine Teilung veranlasst werden und dadurch die Registrierung der Marke für diese Waren/Dienstleistungen zu beschleunigen.

Keine nachträgliche Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

Bisher sah § 23 Abs 2 MSchG (als europäisches Unikum) die Möglichkeit vor, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer angemeldeten oder registrierten Marke ohne Beschränkung zu erweitern. Diese Bestimmung wurde im Sinne des Harmonisierungsziels der Richtlinie ersatzlos aufgehoben. Das „Hinzufügen“ von Waren- und Dienstleistungen kann daher nur mehr im Rahmen einer neuen Markenanmeldung erfolgen.

Lockerung von Formalerfordernissen (§ 28 MSchG)

Bisher galt, dass für eine Umschreibung von Marken, der Weg zum Notar für die Beglaubigung der Unterschrift sowie der Zeichnungsberechtigung des Rechteinhabers unumgänglich war. Nunmehr kann die Umschreibung von Marken auch durch Vorlage einer übereinstimmenden Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter bewirkt werden.

Kommende Änderungen (Zweiter Umsetzungsschritt der MarkenRL 2015 voraussichtlich 2018)

Mit der MSchG-Novelle 2017 wurde das Modernisierungs- und Angleichungsziel nur teilweise umgesetzt. Daher soll 2018 ein zweiter Umsetzungsschritt erfolgen. Für diesen sind folgende Regelungsanliegen in Aussicht genommen:

– Entfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit einer Marke
– Weitergehende Bestimmungen zur Beschlagnahme von nachgeahmten Waren im Transit
– Änderung des Beginns der Benutzungsschonfrist
– Ausweitung der Widerspruchsgründe

Ihr Ansprechpartner: Dr. Stefan Korn

(MK)